ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Узагальнення практики перегляду судових рішень у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності

При проведенні узагальнення використані судові справи, розглянуті місцевими господарськими судами.

Предметом розгляду у справах були вимоги про заборону незаконного використання знаку для товарів та послуг; про захист порушених майнових прав інтелектуальної власності; про визнання права попереднього користувача; про зобов'язання припинити виробництво та реалізацію товару.

При вирішенні спорів цієї категорії суди застосовували відповідні положення Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", інші законодавчі акти.

Встановивши неправомірне використання суб'єктом господарювання знаку для товарів та послуг, суд приймає рішення про заборону використання знаку для товарів та послуг. Заборона використання знаку для товарів та послуг не обмежується певним часом, а тому може бути використана позивачем в будь-який час протягом дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Наприклад, Спільне українсько-німецьке товариство з іноземною інвестицією "Кершер" звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до ТОВ "Вектор-Оіл" про заборону незаконного використання знаку для товарів та послуг "ТНК" шляхом демонтажу вивісок, логотипів та обладнання позначенням знаку для товарів та послуг "ТНК" на автозаправних станціях. Позовні вимоги мотивовані тим, що позивачем виявлені факти незаконного використання належних йому майнових прав інтелектуальної власності.

Рішенням господарського суду Харківської області від 18.04.2014 р. у справі N 922/3566/13 позов задоволено.

З матеріалів справи вбачається, що ВАТ "ТНК-ВР Холдінг" є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг, яким зареєстровано торговий знак "ТНК". Між ВАТ "ТНК-ВР Холдінг" та Спільним українсько-німецьким товариством з іноземною інвестицією "Кершер" укладені ліцензійний договір від 18.11.2006 р. та додаткова угода до нього, за умовами яких ВАТ "ТНК-ВР Холдінг" надав позивачу право на використання знаку за свідоцтвом України від 15.05.2001 р. на території України з правом надання подальших ліцензій.

При вирішенні зазначеного спору суд застосовував ст. ст. 492, 494 ЦК України, ст. ст. 5, 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Із змісту ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вбачається, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком. Про заборону іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без дозволу володільця передбачено в статті 157 ГК України.

Судом у справі ухвалою від 03.10.2013 р. була призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.

У п. 18 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" роз'яснено, що у перевірці і оцінці експертного висновку слід з'ясовувати, зокрема, додержання вимог законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи. Оцінивши висновок судового експерта від 07.02.2014 р., суд дійшов висновку про те, що експертне дослідження проведено кваліфікованим експертом з дотриманням приписів Закону України "Про судову експертизу" та ГПК України.

З урахуванням висновку експерта суд визнав доведеним той факт, що позначення "ТНК", які використані ТОВ "Вектор-Оіл" при зовнішньому обладнанні АЗС, є тотожними або схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України від 15.05.2001 р.

З огляду на викладене та приписи ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" суд дійшов висновку, що позовні вимоги про заборону незаконного використання знаку для товарів та послуг "ТНК" шляхом демонтажу вивісок, логотипів та обладнання позначенням знаку для товарів та послуг "ТНК" на автозаправних станціях є законними та обґрунтованими.

При вирішенні спору про захист порушених майнових прав інтелектуальної власності, суд вивчав докази наявності порушених прав інтелектуальної власності.

У справі N 920/987/13 за позовом ВАТ "РИТМ" Тверського виробництва гальмівної апаратури до ПАТ "Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод "ТЕМП" про захист порушених майнових прав інтелектуальної власності, а саме, заборону відповідачу використовувати без дозволу ВАТ "РИТМ" ТВГА знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг від 25.11.2010 р., рішенням господарського суду Сумської області від 26.03.2014 р. відмовлено у задоволенні позову.

Позов обґрунтовано тим, що ПАТ "ЛМДЕЗ "ТЕМП" без згоди та дозволу ВАТ "РИТМ" ТВГА виготовляє та здійснює реалізацію в Україні виробу "Штуцер 4370 Т", який маркує позначенням "4370Т", яке є схожим з позначенням зареєстрованим ВАТ "РИТМ" ТВГА.

З матеріалів справи вбачається, що ВАТ "РИТМ" ТВГА є власником знаку для товарів і послуг "4370" за класами 12, 17 Міжнародної класифікації товарів і послуг, що підтверджено свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг від 25.11.2010 р.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 17.07.2013 р. призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо тотожності або схожості знаків. Згідно з висновком за результатами проведення вказаної судової експерти зи від 08.01.2014 р. встановлено, що товари "Штуцер 4370Т" виробництва ПАТ "ЛМДЕЗ "ТЕМП", які марковані позначенням "4370Т", є спорідненими з товарами "аксесуари гальмівні, в тому числі з'єднувальні штуцери розподільників повітря для гальмівних систем залізничного транспорту", для яких зареєстровано знак для товарів та послуг за свідоцтвом України від 25.11.2010 р., позначення "4370Т" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України від 25.11.2010 р., що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 12 класу МКТП.

Суд, проаналізувавши норми ст. ст. 495, 500 ЦК України, ст. 157 ГК України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначив, що право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача.

Згідно зі ст. 4 (В) Паризької конвенції "Про охорону промислової власності" права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу. Таким чином, на законодавчому рівні визначено випадки добросовісного використання торговельної марки: фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого позначення має право в подальшому продовжувати використання свого позначення і після реєстрації такого позначення як торговельної марки іншою особою, без її дозволу і безоплатно. Вказане нормативне правило охороняє права попереднього користувача на всіх стадіях: від дати подання заявки на реєстрацію, заявлення пріоритету - першості у поданні заявки, до видачі свідоцтва на його використання, та після його видачі.

У цьому випадку (у випадку наявності у певної особи права попереднього користувача) володілець свідоцтва на торгівельну марку не має права забороняти її використання попереднім користувачам у силу закону.

Судом встановлено, що ПАТ "ЛМДЕЗ "ТЕМП" є виробником та реалізатором штуцеру з позначенням "4370Т", яке до 29.12.2009 р. добросовісно ним використовувалося шляхом застосування його в технічній документації до виробу "Штуцер 4370Т". Дана продукція випускається серійно з 12.07.2012 р. по 11.07.2014 р. Таким чином, ПАТ "ЛМДЕЗ "ТЕМП" до дати подання ВАТ "РИТМ" ТВГА заявки на знак для товарів і послуг "4370" добросовісно використовувало схоже із зареєстрованим знаком позначення "4370Т" для товару "Штуцер", який є спорідненим з товарами "аксесуари гальмівні, в тому числі з'єднувальні штуцери розподільників повітря для гальмівних систем залізничного транспорту", для яких зареєстровано знак для товарів та послуг за свідоцтвом України від 25.11.2010 р., що виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідного позначення від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва вчиняти ПАТ "ЛМДЕЗ "ТЕМП" дії, які охоплюються правом попереднього користувача.

Встановивши у ПАТ "ЛМДЕЗ "ТЕМП" право попереднього користувача на позначення "4370Т", схоже із зареєстрованим ВАТ "РИТМ" ТВГА знаком, яке виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку, суд дійшов висновку про безпідставність позовних вимог.

Є випадки звернення до суду суб'єктів господарювання з вимогами про визнання їх попереднім користувачем знаку для товарів та послуг.

Розглядаючи зазначені вимоги, суд встановлює факти здійснення підготовки для використання відповідного знаку.

ТОВ "АрмаПром" звернулося до господарського суду Сумської області з позовом до ВАТ "Ритм" Тверське виробництво гальмівної апаратури про визнання його попереднім користувачем знаку 4304 для товарів класу 12 МКТП та товарів класу 17 МКТП. В обґрунтування заявленого позову ТОВ "АрмаПром" вказувало на те, що воно до дати подання ВАТ "РИТМ" ТВГА заявки на торговельну марку, в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувало торговельну марку в Україні та здійснило значну і серйозну підготовку для використання "Крану кінцевого 4304М", в зв'язку з чим ТОВ "АрмаПром" має право на продовження використання знаку "4304" для товарів класу 12 та 17 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), як попередній користувач, та цим не порушує майнові права інтелектуальної власності ВАТ "РИТМ" ТВГА.

Рішенням господарського суду Сумської області від 26.03.2014 р. у справі N 920/339/13 позов задоволено частково. Визнано за ТОВ "АрмаПром" право попереднього користувача знаком "4304" для товарів класу 12 МКТП: "Аксесуари гальмівні, в тому числі крани кінцеві з тарілчастим запірним пристроєм для гальмівних систем залізничного транспорту; гальма до транспортних засобів", а саме, для виробу "Кран кінцевий 4304М", а у іншій частині позовних вимог відмовлено.

З матеріалів справи вбачається, що ВАТ "РИТМ" ТВГА є власником знаку для товарів і послуг "4304" за класами 12, 17 МКТП, що підтверджено свідоцтвом, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.04.2010 р., з датою подання заявки - 23.09.2009 р.

Судом встановлено ТОВ "АрмаПром" до подання ВАТ "РИТМ" ТВГА заявки на знак для товарів і послуг "4304" - 23.09.2009 р. добросовісно здійснено значну і серйозну підготовку для використання позначення "4304М" для товарів класу 12 МКТП, схожого із зареєстрованим ВАТ "Ритм" ТВГА знаком "4304", шляхом застосування його на виробі (товарі) та в документації, пов'язаній з впровадженням товарів "Кран кінцевий 4304" ("Кран концевой 4304") у господарський обіг.

З посиланням на ст. ст. 16, 494, 495, 500 ЦК України та ст. ст. 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" суд дійшов висновку про наявність у ТОВ "АрмаПром" права попереднього користувача на знак "4304" для товарів класу 12 МКТП, оскільки ТОВ "АрмаПром" до дати подання ВАТ "Ритм" ТВГА заявки на знак для товарів і послуг "4304" - 23.09.2009 р. та отримання свідоцтва України 26.04.2010 р. було добросовісно здійснено значну і серйозну підготовку для використання позначення "4304М", схожого із зареєстрованим ВАТ "Ритм" ТВГА знаком "4304", шляхом застосування його на виробі (товарі) та в документації, що виключає необхідність отримання дозволу на використання ТОВ "АрмаПром" відповідного позначення від власника свідоцтва - ВАТ "Ритм" ТВГА.

Схожість позначення "4304М", що міститься у назві виробу "Кран кінцевий 4304М" із знаком для товарів і послуг " 4304" за свідоцтвом N 122167, власником якого є ВАТ "РИТМ", встановлена Висновком N 233/13 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.01.2014 р. у справі N 920/1399/13 за позовом ВАТ "РИТМ" Тверське виробництво гальмівної апаратури до ТОВ "АрмаПром". Вказаним Висновком експерта встановлена спорідненість товару "Кран кінцевий 4304М", виробником якого є позивач, з товарами "Аксесуари гальмівні, в тому числі крани кінцеві з тарілчастим запірним пристроєм для гальмівних систем залізничного транспорту", для яких відповідачем зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 122167.

На підставі викладеного, з посиланням на ст. 35 ГПК України та враховуючи, що позивачем до дати подання відповідачем заявки на знак для товарів і послуг "4304" (23.09.2009 р.) було добросовісно здійснено значну і серйозну підготовку для використання схожого із зареєстрованим знаком позначення "4304М" для товару "Кран кінцевий", який є спорідненим з товарами "Аксесуари гальмівні, в тому числі крани кінцеві з тарілчастим запірним пристроєм для гальмівних систем залізничного транспорту, гальма до транспортних засобів", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 122167, суд дійшов висновку, що вказані обставини виключають необхідність отримання дозволу на використання відповідачем відповідного позначення від власника свідоцтва - ВАТ "РИТМ" ТВГА.

З огляду на те, що право попереднього користувача виникає з факту здійснення значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки або добросовісного використання в інтересах своєї діяльності торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку, судом не встановлений факт підготовки або використання позивачем торгівельної марки "4304М" для товарів класу 17 МКТП, що унеможливлює визнання за позивачем права попереднього користувача на цю торгівельну марку для товарів класу 17 МКТП.

Судовою практикою підтверджено, що невідповідність обраного способу захисту порушеного права інтелектуальної власності є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог.

У справі N 922/2066/13 за позовом ПАТ "Лекхім" до ПАТ "Фармстандарт-Біолік" про зобов'язання припинити виробництво та реалізацію товару рішенням господарського суду Харківської області від 18.03.2014 р. у задоволенні позову відмовлено.

Постановою апеляційного господарського суд від 26.05.2014 р. рішення господарського суду Харківської області від 18.03.2014 р. залишено без змін.

Вказана справа розглядалась неодноразово.

З матеріалів справи вбачається, що в обґрунтування заявлених вимог ПАТ "Лекхім" вказувало, що воно є власником свідоцтва України N 15785 на знак "Реналган" для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, з датою подання заявки 23.05.96 р. ПАТ "Лекхім" стало відомо, що ПАТ "Фармстандарт-Біолік" здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу "Ренальган", найменування якого в подальшому змінено на "Ренальган-Біолік", до складу якого входять ті ж самі діючі речовини, що й до складу лікарського засобу "Реналган" виробництва ПАТ "Лекхім". З посиланням на ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" та ст. 4 Закону України "Про захист від недоброякісної конкуренції", ПАТ "Лекхім" вважало зазначені дії ПАТ "Фармстандарт-Біолік" такими, що порушують охоронювані законом права та інтереси ПАТ "Лекхім" як власника свідоцтва на знак, оскільки обидва позначення відрізняються лише окремим елементом "ь".

Колегія суддів апеляційного господарського суду, проаналізувавши положення ст. ст. 432, 500 ЦК України, ст. 157 ГК України, ст. ст. 5, 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та враховуючи п. 3 оглядового листа Вищого господарського суду України N 01-8/974 від 14.12.2007 р. "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності", зазначила, що право вибору способу захисту порушеного або оспорюваного права належить позивачеві, тоді як перевірка відповідності цього способу наявному порушенню і меті судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи іншій спосіб захистити порушене право (за наявності підстав для цього), так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

З огляду на викладене, колегія суддів погодилася з висновком суду першої інстанції про те, що положення вищезазначених норм закону встановлюють право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати зареєстровану ним торговельну марку, однак не передбачають такого способу захисту позивача як зобов'язання відповідача припинити виробництво та реалізацію лікарського засобу, тобто обраний позивачем спосіб захисту своїх інтересів не передбачений нормами чинного законодавства, є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог.

 

Начальник відділу узагальнення
судової практики та
систематизації законодавства

О. Д. Бережна

УЗГОДЖЕНО:

 

Секретар судової палати

В. І. Потапенко