ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

04.10.2011 р.

 N 20/296

 

За позовом

ФУДЖИКУРА Лтд.

до

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Технології мереж"

 

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер"

 

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Елайд Стандарт Лімітед"

про

визнання прав на знак для товарів і послуг "Fujikura" за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р. порушеними, заборону неправомірного використання знаку "Fujikura" та про переделегування доменного імені fujikura.com.ua на користь позивача

Суддя

Палій В. В.

Представники сторін:

 

Від позивача

ОСОБА_1 - предст. (дов. від 06.06.2010 р.)

Від відповідача-1

не з'явився

Від відповідача-2

ОСОБА_2 - предст. (дов. від 15.04.2010 р.), ОСОБА_3 - предст. (дов. від 01.11.2009 р.)

Від відповідача-3

не з'явився

 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технології мереж", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер", Товариства з обмеженою відповідальністю "Елайд Стандарт Лімітед" про визнання прав на знак для товарів і послуг "Fujikura" за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р. порушеними, заборону неправомірного використання знаку "Fujikura" та про переделегування доменного імені fujikura.com.ua на користь позивача.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 27.09.2010 р. суддею Палієм В.В. порушено провадження у справі N 20/296, позовну заяву прийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 12.10.2010 р.

27.09.2010 р. судом було здійснено огляд та дослідження доказів у мережі Інтернет, про що складено Протокол огляду та дослідження доказів, було відкритого у вікні веб-браузера сторінку з адресою http://imena.ua, у стрічці пошуку було введено ім'я "та домен.ua". Інформація, яка розміщена на даній сторінці сайту роздрукована та долучена до матеріалів справи.

У судовому засіданні 12.10.2010 р. представник позивача подав суду клопотання про витребування у відповідача-2 інформацію щодо реєстратора та реєстранта доменного імені fujikura.com.ua.

Клопотання позивача про витребування інформації судом не задоволено, оскільки 27.09.2010 р. судом було здійснено огляд та дослідження доказів у мережі Інтернет, про що складено Протокол огляду та дослідження.

Також, позивач надав клопотання, в якому просить суд здійснити огляд та дослідження інформаційного ресурсу (веб-сайту) за адресою www.fujikura.com.ua/ з метою встановлення змісту веб-сайту з адресою fujikura.com.ua.

Судом задоволено клопотання позивача.

Представник відповідача-2 у відзиві проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що позов подано до неналежного відповідача-2; позивачем не надано жодного доказу щодо будь-яких порушень його прав з боку відповідача-2; позивачем не надано доказів на підтвердження існування взаємовідносин між позивачем та відповідачем-2, та які могли б вплинути на будь-які права позивача; позивач вимагає у позовній заяві застосувати способи захисту своїх прав, засобами, не передбаченими чинним законодавством України, щодо такого захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Представники відповідача-1 та відповідача-3 у судове засідання не з'явилися, витребуваних судом документів не надали, про причини неявки суд не повідомили.

У зв'язку з неявкою у судове засідання представників відповідача-1 та відповідача-3 та з метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 12.10.2010 р. відкладено.

18.10.2010 р. судом одержано лист, в якому відповідач-2 повідомляє суд, що у заявці на реєстрацію доменного імені fujikura.com.ua реєстрантом зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю "Технології мереж", адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Щорса, 65/1, ЄДРПОУ 34746208.

У судовому засіданні 26.10.2010 р. представник позивача подав суду уточнення позовних вимог, в яких позивач просить суд:

- визнати дії відповідача-1 з використання позначення "Fujikura" у доменному імені fujikura.com.ua порушенням прав власника свідоцтва N 112940 на знак для товарів і послуг "Fujikura";

- зобов'язати відповідача-1 припинити використання знака для товарів і послуг "Fujikura" за свідоцтвом України N 112940 у доменному імені fujikura.com.ua;

- зобов'язати відповідача-2 прийняти рішення про відміну делегування приватного доменного імені fujikura.com.ua у публічному домені COM.UA і скасувати реєстрацію вказаного доменного імені шляхом внесення відповідних змін до Реєстраційної бази домену.UA;

- зобов'язати відповідача-2 та відповідача-3 внести до Реєстраційної бази домену.UA зміни щодо реєстранта доменного імені fujikura.com.ua шляхом внесення відповідних змін у запис про юридичну особу-реєстранта з ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед" на ФУДЖИКУРА Лтд. (Fujikura Ltd.).

Уточнені позовні вимоги прийняті судом до розгляду.

Представник позивача подав суду клопотання про витребування у відповідача-2 належним чином засвідчену копію Правил домену.UA.

Судом клопотання задоволено.

Також, представник позивача надав пояснення на відзив відповідача-2, в яких зазначає, що позивач вважає необхідним способом захисту своїх прав інтелектуальної власності та запобігання правопорушень у майбутньому у розумінні ст. 16 ЦК України припинення дії, яка порушує право, а саме зобов'язання відповідача-2 відмінити делегування доменного імені fujikura.com.ua на ім'я відповідача-1, а функціями делегування, відміни делегування та переделегування доменного імені в зоні COM.UA наділений виключно адміністратор домену.UA та COM.UA, відповідно - відповідач-2, що передбачено п. 2.14 Правил домену.UA.

З метою витребування додаткових документів по справі, розгляд справи 26.10.2010 р. відкладено.

01.11.2010 р. судом одержано від відповідача-1 відзив на позовну заяву, в якому зазначається, що відповідач-1 є законним користувачем доменного імені fujikura.com.ua, оскільки останнім дане ім'я використовувалось до дати подання позивачем заявки на торговельну марку "Fujikura".

У відзиві відповідача-1 на позовну заяву, який одержано судом 08.11.2010 р., зазначається, що доменне ім'я fujikura.com.ua було зареєстровано на ім'я ТОВ "Технології мереж" в мережі Інтернет у відповідності до Правил домену COM.UA, які розроблені адміністратором. Також у відзиві наведені підстави, за яких відповідач-1 вважає, що доменне ім'я fujikura.com.ua суттєво відрізняється від знаку для товарів і послуг "Fujikura".

Крім того, у відзиві відповідач-1 повідомляє суд про неможливість явки представник відповідача-1 у судове засідання, у зв'язку зі скрутним становищем на підприємстві відповідача-1 та просить суд зобов'язати позивача надіслати на адресу відповідача-1 копію позовної заяви з доданими до неї документами.

У судовому засіданні 09.11.2010 р. клопотання відповідача-1 про зобов'язання позивача надіслати на адресу відповідача-1 копію позовної заяви з доданими до неї документами судом не задоволено, оскільки матеріали справи містять докази надіслання копії позовної заяви з доданими до неї документами на адресу відповідача-1, яка зазначена у Витягу з ЄДРПОУ про включення відповідача-1.

У судовому засіданні представник відповідача-2 подав суду пояснення, в яких заперечує проти задоволення позовних вимог до ТОВ "Хостмайстер", оскільки позивачем не надано доказів порушення останнім його прав. Також відповідач-2 зазначає, що позовні вимоги до останнього не відповідають обов'язкам та функціям, якими наділений відповідач-2, які визначені законодавством. Відтак, ТОВ "Хостмайстер" є неналежним відповідачем у справі.

На вимогу суду щодо зобов'язання відповідача-2 надати належним чином засвідчену копію Правил домену.UA, представник відповідача-2 надав пояснення за підписом директора ТОВ "Хостмайстер", в яких повідомляється про неможливість надати належним чином засвідчену копію вказаних правил, оскільки Правила домену.UA не є нормативним актом ТОВ "Хостмайстер", не затверджені (наказом або указом тощо) ТОВ "Хостмайстер" та оригінал таких правил відсутній.

У зв'язку з необхідністю витребування додаткових документів по справі, розгляд справи 09.11.2010 р. відкладено.

17.11.2010 р. судом одержано письмові пояснення від відповідача-3 щодо дати реєстрації доменного імені та особи реєстранта, яким є ТОВ "Технології мереж".

У судовому засіданні 17.11.2010 р., відповідач-2 надав суду письмові пояснення щодо особи реєстранта доменного імені та дати здійснення реєстрації такого доменного імені, яка одержана останнім з відкритих джерел за допомогою протоколу WHOIS.

Представник позивача надав письмові пояснення по справі, у яких заперечив проти доводів, викладених відповідачем у відзиві та просить суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі. Крім того, представник позивача звернувся із заявою про призначення у справі N 20/296 судової експертизи, оскільки у межах даної справи необхідно з'ясувати обставини, які потребують спеціальних знань.

Розгляд клопотання представника позивача про призначення у справі судової експертизи перенесено судом на наступне судове засідання.

У судовому засіданні 17.11.2010 р. представник позивача подав суду уточнення позовних вимог, в яких позивач просить суд:

- визнати дії відповідача-1 з використання позначення "Fujikura" у доменному імені fujikura.com.ua порушенням прав власника свідоцтва N 112940 на знак для товарів і послуг "Fujikura";

- зобов'язати відповідача-1 припинити використання знака для товарів і послуг "Fujikura" за свідоцтвом України N 112940 у доменному імені fujikura.com.ua;

- зобов'язати відповідача-2 прийняти рішення про відміну делегування приватного доменного імені fujikura.com.ua у публічному домені COM.UA і скасувати реєстрацію вказаного доменного імені шляхом внесення відповідних змін до Реєстраційної бази домену.UA;

- зобов'язати відповідача-1 відповідача-2 та відповідача-3 внести до Реєстраційної бази домену.UA зміни щодо реєстранта доменного імені fujikura.com.ua шляхом внесення відповідних змін у запис про юридичну особу-реєстранта з ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед" на ФУДЖИКУРА Лтд. (FUJIKURA Ltd.);

- зобов'язати відповідача-1 звернутися до відповідача-2 та відповідача-3 із заявою про відміну делегування приватного доменного імені fujikura.com.ua у публічному домені COM.UA на ім'я ТОВ "Технології мереж" та скасування вказаного доменного імені.

Уточнені позовні вимоги прийняті судом до розгляду.

Представники відповідача-1 у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

У зв'язку з наведеним та з метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 17.11.2010 р. відкладено.

22.11.2010 р. судом одержано письмові пояснення від відповідача-3 щодо дати реєстрації доменного імені та особи реєстранта, яким є ТОВ "Технології мереж".

22.11.2010 р. судом одержано заяву від відповідача-1, згідно з якою відповідач-1 просить суд направити на адресу відповідача-1 позовну заяву та уточнені позовні вимоги. У заяві повідомляється про неможливість прибути у судове засідання, призначене на 17.11.2010 р. Також до заяви додано Сертифікат, який підтверджує що Інтернет назва fujikura.com.ua зареєстрована на ім'я власника - ТОВ "Технології мереж". Строк делегування 30.01.2007 - 30.01.2008 р.

У судовому засіданні 24.11.2010 р. представник позивача надав суду письмові пояснення по справі, в підтвердження заявлених позовних вимог до відповідача-2 та заперечення проти відзиву відповідача-1 щодо наявності у відповідача-1 права попереднього користувача.

В усних поясненнях представник позивача підтримав раніше заявлене клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Проаналізувавши документи, що містяться у справі, суд прийшов до висновку, що для повного, всебічного, об'єктивного вирішення спору у справі N 20/296 необхідні спеціальні знання, що є підставою для задоволення клопотання позивача та призначення судової експертизи.

Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточний перелік питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом. Суд вважає за доцільне доручити проведення експертизи Київському НДІ судових експертиз.

У зв'язку з наведеним, ухвалою від 24.11.2010 р. провадження у справі N 20/296 зупинено.

15.08.2011 р. судом одержано матеріали справи N 20/296 з висновком N 11128/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі N 20/296 від 29.07.2011 р.

У зв'язку з усуненням обставин, які були підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 29.08.2011 р. провадження у справі N 20/296 поновлено, а справа призначена до судового розгляду на 19.09.2011 р.

12.09.2011 р. судом одержано клопотання від відповідача-1 про відкладення розгляду справи, у зв'язку з неможливістю представнику прибути у судове засідання, через відрядження.

16.09.2011 р. судом одержано від відповідача-2 витребувані ухвалою суду документи, а саме, договір N R4/19 про надання послуг від 01.12.2004 р., який укладений між ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед" та ТОВ "Хостмайстер".

У судовому засіданні 19.09.2011 р. клопотання відповідача-1 про відкладення розгляду справи судом не задоволено, оскільки до клопотання не додано доказів, на підтвердження викладених у ньому обставин.

Представник позивача надав суду додаткові пояснення по справі, з урахуванням висновку N 11128/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі N 20/296 від 29.07.2011 р., відповідно до яких вважає висновок експерта необґрунтованим, суперечливим та таким, що викликає сумніви у його правильності. У зв'язку з чим, позивач просить суд призначити у справі повторну судову експертизу, проведення якої доручити (за вибором суду) експерту Дорошенку О. Ф., експерту Мещеряковій Н. М., НД центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

У зв'язку з неявкою у судове засідання представників відповідача-1, відповідача-3 та з метою вирішення клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, розгляд справи 19.09.2011 р. відкладено.

У судовому засіданні 04.10.2011 р. судом відмовлено у задоволенні клопотання позивача про призначення у справі повторної судової експертизи, з огляду на встановлені судом обставини, які викладені у мотивувальній частині рішення.

Представник відповідача-2 надав суду письмові пояснення по справі, відповідно до яких зазначає, що позовні вимоги, які наведені у прохальній частині позову, пред'явлені до неналежного відповідача, а дії, які визначені для виконання відповідачу-2 протирічать функція такої організації, означених у законодавстві.

Представник позивача в усних поясненнях просив суд задовольнити позовні вимоги повністю, представник відповідача проти позовних вимог, які пред'явлені до відповідача-2, заперечив.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, оглянувши оригінали документів, суд встановив:

Компанія ФУДЖИКУРА Лтд. є власником свідоцтва України N 112940 від 12.10.2009 р. на знак для товарів і послуг ura (дата подання заявки - 04.10.2007 р.) для товарів 8, 9, 10, 11 класів МКТП.

До товарів 09 класу МКТП згідно свідоцтва України N 112940 відносяться: електричні та електродугові інструменти для зрощування оптичних волокон плавленням; оптичні волокна; проводи з волоконно-оптичним осердям; волоконно-оптичні шнури; пристрої для зрощування оптичних волокон плавленням; ідентифікатори оптичних волокон; лазерні генератори (немедичні); волоконно-оптичні трансивери; оптичні з'єднувачі; оптичні кабелі з оптичними з'єднувачами; волоконно-оптичні з'єднувачі; оптичні розподільні коробки; оптичні розподільні шафи; модулі оптичних розщеплювачів; оптичні розщеплювачі; закупорювальні засоби для оптичних волокон і їх деталі; моніторингове, вимірювальне обладнання, оптичні перемикачі, програмний статок; мережеві монітори для телефонного зв'язку і передавання даних; оптичні відгалужувачі для оптичного зв'язку; оптичні волокна, а саме, деталі оптичних посилювачів, оптичні волокна, виготовлені у формі катушок, легованих ербієм, для підвищення поглинальної здатності, всі вищезазначені товари, які продаються окремо і як модулі разом з оптичними відгалужувачами; оптичні посилювачі; пристрої та апаратура для керування оптичним зв'язком; модулі для телекомунікаційних пристроїв та апаратури; волоконно-оптичні кабелі; немедичні волоконно-оптичні ендоскопи; з'єднувальні адаптери для камер; волоконно-оптичні передавальні пристрої; модулі оптичних відгалужувачів; маршрутизатори для телекомунікаційних і комп'ютерних мереж; комунікаційні пристрої та апаратура для підключення телекомунікаційних мереж; оптичні перетворювачі; концентратори і/або комутатори для комп'ютерних мереж; модеми; перемикачі дистанційного керування для телевізорів і радіоприймачів, цифрових приймачів широкомовної трансляції; радіатори з тепловими трубами для телекомунікаційних пристроїв і апаратури та електронних пристроїв і апаратури; тепловідводи для телекомунікаційних пристроїв і апаратури та електронних пристроїв і апаратури; ізольовані проводи; електричні проводи; матеріали і компоненти для електричних проводів; кабелі; матеріали і компоненти для кабелів; вимірники ізоляції; мережеві з'єднувачі.

Як зазначає позивач у позові, позивачу стало відомо про використання відповідачем-1 у всесвітній мережі Інтернет доменного імені fujikura.com.ua. Під час введення в адресний рядок браузера доменного імені fujikura.com.ua відбувається перенаправлення (переадресація) на веб-сайт http://www.netech.dn.ua, який відповідач-1 використовує для рекламування, пропозиції до продажу, продажу електрокомпонентів та волоконно-оптичних кабелів. При цьому, реєстрантом та реєстратором доменного імені fujikura.com.ua є відповідач-3. Позивач вважає, що використання позначення "fujikura" у складі доменного імені fujikura.com.ua порушує права позивача на торговельну марку за свідоцтвом України N 112940, оскільки позначення "fujikura" у складі доменного імені fujikura.com.ua є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України N 112940 стосовно наведених у свідоцтві товарів 09 класу МКТП.

Відповідач-1 у відзиві заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що відповідач-1 є добросовісним користувачем доменного імені fujikura.com.ua, оскільки здійснив використання вказаної торговельної марки у доменному до дати подачі позивачем заявки на торгову марку за свідоцтвом України N 112940. Також у відзиві відповідач-1 зазначає, що знак, власником якого є позивач, суттєво відрізняється від того знака, яке використовується відповідачем-1 у доменному імені і його використання не є порушенням прав на знак для товарів і послуг згідно свідоцтва України N 122940.

У відзиві відповідач-2 проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що позивач не надав доказів, що підтверджують порушення прав позивача з боку відповідача-2. Дії, які позивач просить суд спонукати вчинити відповідача-2 вступають у суперечку із функціями даної організації, які визначені у законодавстві. Сама по собі реєстрація доменного імені не є порушенням прав власника. Таким порушенням на торговельну марку є лише використання доменного імені для певних товарів і послуг з використанням зареєстрованої торговельної марки правовласника. На момент реєстрації доменного імені у позивача були відсутні права на торговельну марку за свідоцтвом України N 112940.

Відповідач-3 у довідці про особу реєстранта доменного імені зазначив, що відповідач-3 надає послуги із делегування та технічної підтримки по доменному імені, відповідно, не несе ніякої відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих за її допомогою, а також за зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами або розміщуються на серверах служби.

Позивач у додаткових поясненнях по справі посилається на те, що реєстрація доменного імені не є використанням торговельної марки у розумінні ст. 16 Закону, так як торговельна марка вважається використаною лише у випадку її використання стосовно товарів та послуг, для яких вона зареєстрована. Отже, позивач вважає, що відповідачем-1 не надано жодних доказів використання торговельної марки до дати подання заявки позивачем.

Дослідивши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про необґрунтованість заявлених позовних вимог, відповідно, відмовляє у задоволенні позовних вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Позивач є власником свідоцтва України N 112940 від 12.10.2009 р. на знак для товарів і послуг (дата подання заявки - 04.10.2007 р.) для товарів 8, 9, 10, 11 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрації знака - 04.10.2007 р.

Як вбачається із матеріалів справи, зокрема, пояснень ТОВ "Хостмайстер" та ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед", доменне ім'я fujikura.com.ua було зареєстроване 30.01.2007 р. При цьому, реєстрантом зазначеного доменного імені є Товариство з обмеженою відповідальністю "Технології мереж", що не заперечується останнім. Згідно сертифікату ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед" підтверджено, що Інтернет назва fujikura.com.ua зареєстрована на ім'я власника "Технології мереж", ТОВ. Строк делегування - 30.01.2007 р. - 30.01.2008 р.

Домен.UA - це домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет (ст. 1 Закону України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 р.).

Домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі.

Таким чином, публічним доменом другого рівня є власне домен "com.ua", зареєстрований у домені верхнього рівня.UA.

Відповідно, "fujikura.com.ua" - це домен третього рівня, зареєстрований у публічному домені другого рівня com.ua.

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції Закону від 22.05.2003 р., чинній на час делегування доменного імені - 30.01.2007 р.) використанням знака визнавалось:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Станом на час звернення позивача з позовом до суду (в редакції Закону 10.04.2008 р.) використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ст. 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону (в редакції Закону 10.04.2008 р.).

Як зазначає позивач, використання позначення "fujikura" у складі доменного імені fujikura.com.ua порушує права позивача на торговельну марку за свідоцтвом України N 112940, оскільки позначення "fujikura" у складі доменного імені fujikura.com.ua є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України N 112940 стосовно наведених у свідоцтві товарів 09 класу МКТП.

14.10.2010 р. судом здійснено огляд та дослідження доказів у мережі Інтернет. Так, судом встановлено, що при відкриванні у вікні веб-браузера сторінки з адресою http://fujikura.com.ua відбувається перенаправлення (переадресація) на веб-сайт http://www.netech.dn.ua. Згідно із роздрукованою сторінкою із мережі Інтернет на веб-сайті http://www.netech.dn.ua пропонуються товари Компанії ФУДЖИКУРА, зокрема, апарати для зварки оптичних волокон.

Проаналізувавши документи, що містяться у справі, суд прийшов до висновку, що для повного, всебічного, об'єктивного вирішення спору у справі N 20/296 необхідні спеціальні знання, що стало підставою для призначення у справі судової експертизи.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

- Чи використано знак для товарів і послуг "Fujikura" за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р. у доменному імені fujikura.com.ua?

- Чи використано знак для товарів і послуг "Fujikura" за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р. на сайті, який знаходиться за доменною адресою fujikura.com.ua та на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.uа (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки сайту, що додана до позовної заяви та у роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складеного судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010 р.)?

- Чи є розрізняльна частина доменного імені fujikura.com.ua та доменне ім'я fujikura.com.ua схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг "Fujikura" за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р., щодо наведених у свідоцтві товарів 09 класу МКТП?

- Чи є тими самими або спорідненими товари, які пропонуються на сайті, який знаходиться за доменною адресою fujikura.com.ua та на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.ua (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки сайту, що додана до позовної заяви та у роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складеного судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010 р.) із товарами 09 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Fujikura" за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р.?

- Чи може призвести до змішування із діяльністю позивача розміщення інформації, на сайті, який знаходиться за доменною адресою fujikura.com.ua та на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.ua (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки сайту, що додана до позовної заяви та у роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складеного судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010 р.)?

У висновку N 11128/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 29.07.2011 р., експерт надав відповіді на поставлені питання частково. Так, експерт частково не надав відповіді на поставлені питання, зазначивши, що доменна адреса http://www.fujikura.com.ua є засобом переадресації на сайт http:// www. nettech.dn.ua. На Інтернет -сторінці словесне позначення "fujikura" наявне тільки у адресній строчці браузера. Інші відомості, що викладені на цій сторінці, відносяться до Windows Internet Explorer. Будь-які відомості про товари 8 - 11 класів МКТП або інші товари чи послуги на цій сторінці відсутні.

Враховуючи наведене, а також те, що у наданих на дослідження матеріалах справи N 20/296 відсутні роздруківки сторінок сайту fujikura.com.ua та будь-які інші відомості щодо вказаного сайту, експерт вирішував поставлені питання лише в частині, що стосувалось спорідненості товарів, які пропонуються на сайті, що знаходиться за доменною адресою nettech.dn.ua, а також лише в частині питання, що стосувалось використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р. на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.ua.

Також експертом не надано відповіді на п'яте питання резолютивної частини ухвали суду, оскільки у матеріалах справи відсутні відомості щодо того, які саме види діяльності на території України здійснює Компанія ФУДЖИКУРА Лтд.

Експертом надано наступні відповіді на поставлені питання:

- на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.ua (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складеного судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010 р.) у числі інших пропонуються товари, які є тими самими або спорідненими з товарами 09 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р. та які конкретно зазначені у таблиці Додатка 1 до висновку.

- розрізняльна частина "fujikura" доменного імені fujikura.com.ua, а отже, і доменне ім'я fujikura.com.ua є схожими зі словесним елементом "Fujikura" знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р. за фонетичними та семантичними знаками, проте ця схожість не може призвести до сплутування розрізняльної частини "fujikura" доменного імені "fujikura.com.ua" зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р. стосовно товарів 09 класу МКТП, оскільки споживачу при перегляді відомостей щодо товарів, розміщених на сайті http://www. nettech.dn.ua надається інформація про компанію - виробника цих товарів.

- У доменному імені fujikura.com.ua знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р. не використано.

- на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.ua (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складеного судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010 р.) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р. не використано.

Згідно мотивувальної частини висновку, підставою для висновку про те, що у доменному імені fujikura.com.ua знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р. не використано стали наступні обставини, встановлені експертом.

На момент реєстрації доменного імені fujikura.com.ua зареєстрованого на території України знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940 від 12.10.2009 р. не існувало.

Проте, суд вважає, що встановлення даних обставин, є питанням права, а не питанням факту, відповідно, встановлюється судом на підставі доказів, які є у матеріалах справи, а не за допомогою спеціальних знань експерта. За наведених обставин, суд не вбачає підстав для призначення у справі повторної судової експертизи.

Відповідач-1 посилається у відзиві на право попереднього користувача згідно ст. 500 ЦК України.

Так, відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Матеріалами справи підтверджується, що доменне ім'я fujikura.com.ua було зареєстроване 30.01.2007 р. Доказом делегування доменного імені, починаючи з 30.01.2007 р. на ім'я "Технології Мереж", ТОВ, є сертифікат ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед".

При цьому, суд враховує, що при відкриванні у вікні веб-браузера сторінки з адресою http://fujikura.com.ua відбувається перенаправлення (переадресація) на веб-сайт http://www.netech.dn.ua. (зазначені обставини встановлені судом при огляді та дослідженні доказів у мережі Інтернет, про що складений відповідний протокол). На Інтернет - сторінці http://fujikura.com.ua словесне позначення "fujikura" наявне тільки у адресній строчці браузера. Інші відомості, що викладені на цій сторінці, відносяться до Windows Internet Explorer. Будь-які відомості про товари 8 - 11 класів МКТП або інші товари чи послуги на цій сторінці відсутні. Тобто, матеріали справи не містять доказів існування сайту, а саме, сукупності веб-сторінок, об'єднаних за змістом з доменною адресою fujikura.com.ua. Ця доменна адреса використовується для переадресації на інший сайт - nettech.dn.ua.

Матеріали справи N 20/296 не містять доказів того, з моменту делегування доменного імені fujikura.com.ua доменна адреса http://fujikura.com.ua використовувалась не лише для здійснення переадресації, але і містила відомості про певні товари і послуги, зокрема, товари 09 класу МКТП.

При цьому, суд погоджується із твердженням позивача про те, що реєстрація доменного імені не є використанням торговельної марки у розумінні ст. 16 Закону, так як торговельна марка вважається використаною лише у випадку її використання стосовно товарів та послуг, для яких вона зареєстрована.

Таким чином, суд приходить до висновку, що до дати подання позивачем заявки на торговельну марку за свідоцтвом України N 112940, а саме, з 30.01.2007 р., відповідачем-1, як власником доменного імені fujikura.com.ua, було здійснено використання позначення "fujikura" у доменному імені, при цьому, словесний елемент "fujikura", згідно висновку експерта, є розрізняльною частиною доменного імені fujikura.com.ua. Також, суд зазначає, що на сайті, який знаходиться за доменною адресою fujikura.com.ua, не пропонуються товари та послуги, зокрема, товари 09 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940, власником якого є позивач, отже, не здійснюється використання торговельної марки, власником якої є позивач, стосовно товарів та послуг, для яких вона зареєстрована.

Таким чином, при використанні позначення "fujikura" у доменному імені fujikura.com.ua відповідачем-1, як власником доменного імені, не порушуються права позивача, як власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940 та не здійснюється використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940 у розумінні ст. 16 Закону.

Отже, посилання відповідача-1 на здійснення права попереднього користувача торговельної марки є безпідставним.

Суд також враховує, що на сайті за доменною адресою nettech.dn.ua, на який здійснюється переадресація, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940 не використовується. На даному сайті у числі інших, пропонуються товари, які, як встановлено експертом, є тими самими або спорідненими з товарами 09 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940, проте, споживачу при перегляді відомостей щодо товарів, розміщених на даному сайті, надається інформація про компанію - виробника цих товарів - Fujikura (Фуджикура), що виключає можливість сплутування розрізняльної частини "fujikura" у доменному імені fujikura.com.ua зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940, оскільки на даному сайті знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 112940 не використовується для пропонування до продажу (надання) та рекламування товарів або послуг, які виробляються (надаються) безпосередньо відповідачем-1.

За відсутності доказів порушення відповідачем-1 прав позивача, як власника свідоцтва України N 112940 на знак для товарів і послуг, при використанні позначення "fujikura" у доменному імені fujikura.com.ua, відсутні підстави для задоволення заявлених позовних вимог.

Крім того, суд додатково звертає увагу на наступне.

Позивач просить суд зобов'язати ТОВ "Хостмайстер" прийняти рішення про відміну делегування приватного доменного імені fujikura.com.ua в публічному домені і скасувати реєстрацію вказаного доменного імені, шляхом внесення відповідних змін до Реєсттраційної бази домену.UA.

При цьому, позивач посилається на Правила домену.UA, відповідно до яких передбачено, що адміністратор публічного домену приймає рішення про відміну делегування приватного доменного імені в публічному домені і скасування вказаного доменного імені, зокрема, за рішенням суду.

Правила домену.UA - це документ, який розроблений ТОВ "Хостмайстер" з дотриманням чинних правил ICANN та з урахуванням рекомендацій, зокрема, названої Інтернет - корпорації і міжнародного досвіду та є умовами надання адміністратором домену.UA третім особам послуг з адміністрування і технічного супроводу домену.UA.

Оскільки Правила домену.UA є загальнодоступними у мережі Інтернет (а відповідачем-2 не надано суду належним чином засвідченої копії таких Правил, посилаючись на відсутність їх оригіналу), суд вважав за необхідне отримати вказані Правила із мережі Інтернет. При цьому суд зазначає, що на Правилах міститься знак охорони авторського права: латинська літера "c", обведена колом, - ©; ім'я особи, яка має авторське право ТОВ "Хостмайстер"; рік першої публікації - 2004 р.

Як вбачається із п. 1.3 Правил домену.UA, такі Правила є невід'ємною частиною договорів, які укладаються адміністратором домену.UA, з приводу делегування та адміністрування доменних імен в домені.UA та конкретизують права і обов'язки сторін таких договорів.

Таким чином, Правила домену.UA є додатком до договорів, які укладаються адміністратором домену.UA і конкретизують права та обов'язки сторін таких договорів. Відповідно, Правила домену.UA як додаток до договору, є обов'язковими до застосування сторонами відповідних договірних відносин та не розповсюджують свою дію на осіб, які не є сторонами договору, відповідно, не породжують для них певні права та обов'язки.

За наведених обставин, суд приходить до висновку про необґрунтованість та безпідставність посилань позивача на Правила домену.UA в обґрунтування заявлених позовних вимог, оскільки між позивачем та ТОВ "Хостмайстер" відсутні договірні відносини, додатком до яких були б вказані Правила.

Натомість договір відносини існують між ТОВ "Хостмайстер", як адміністратором та ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед", як реєстратором (договір N R4/19 про надання послуг від 01.12.2004 р.).

При цьому суд зазначає, що Законом України "Про телекомунікації" відповідач-2, як уповноважена організація, не наділений повноваженнями щодо прийняття рішення про відміну делегування приватного доменного імені в публічному домені і скасування вказаного доменного імені.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Статтею 16 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, та встановлено способи такого захисту.

Позивачем не надано суду жодних доказів на підтвердження того, що ТОВ "Хостмайстер" допущено порушення, невизнання або оспорювання прав позивача, що було б підставою для судового захисту.

Так, відповідач-2 не здійснював неправомірного використання знаку для товарів і послуг, власником якого є позивач, та не надавав послуг з делегування доменного імені з порушенням норм чинного законодавства.

Крім того, ні статтею 16 Цивільного кодексу України, ні Законом України "Про телекомунікації" чи іншим чинним нормативно-правовим актом не передбачено способу захисту, який визначений позивачем у позові.

Щодо позовної вимоги про зобов'язання відповідачів внести до Реєстраційної бази домену.UA зміни щодо реєстранта доменного імені fujikura.com.ua, шляхом внесення відповідних змін у запис про юридичну особу - з ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед" на позивача, суд додатково зазначає наступне.

Фактично, у даній позовній вимозі іде мова про внесення запису про переделегування доменного імені fujikura.com.ua іншій особі - позивача у справі.

Переделегування приватного доменного імені у публічному домені відбувається шляхом призупинення делегування цього імені до моменту укладення новим реєстрантом відповідного договору з приводу цього доменного імені.

При цьому, як встановлено судом, ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед" не є реєстрантом доменного імені fujikura.com.ua, а виступає реєстратором (у матеріалах справи містяться сертифікат, виданий реєстранту доменного імені - ТОВ "Технології мереж").

Тобто, спочатку здійснюється переделегування, шляхом призупинення делегування цього імені до моменту укладення новим реєстрантом відповідного договору з приводу цього доменного імені (якого на даний час не існує), а потім запис про це вноситься до Реєстраційної бази. Таким чином, внесення запису до Реєстраційної бази має похідний характер і залежить від здійснення основної дії - переделегування, а не є самостійною та незалежною дією.

Враховуючи вищевикладене, суд визнає позовні вимоги необґрунтованими, безпідставними та відмовляє у їх задоволенні.

Судові витрати у відповідності до ст. 49 ГПК України покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив:

У задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його оголошення.

 

Суддя

В. В. Палій